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최고인민법원의 제22차 지도사례 발표에 관한 통지 2020-02-11 | 지적재산권 > 상표
최고인민법원의 제22차 지도사례 발표에 관한 통지(한중).docx
최고인민법원의 제22차 지도사례 발표에 관한 통지

법[2019]293호

각 성•자치구•직할시 고급인민법원, 해방군 군사법원, 신장(新疆)위구르자치구 고급인민법원 생산건설병단 분원(分院) :

최고인민법원 심판위원회의 결정에 따라 마이클 제프리 조던(迈克尔•杰弗里•乔丹)과 국가공상행정관리총국 상표평심위원회, 치아오단(乔丹)스포츠주식유한공사와의 ‘乔丹’ 상표쟁의 행정분쟁 사건 등 네개 사례(지도사례 113~116번)를 제22차 지도사례로 발표하오니 유사 사건의 심판에 참조하기 바란다.

최고인민법원

2019년 12월 24일

지도사례 113번

마이클 제프리 조던(迈克尔•杰弗里•乔丹)과 국가공상행정관리총국 상표평심위원회, 치아오단(乔丹)스포츠주식유한공사의 ‘乔丹’ 상표쟁의 행정분쟁 사건

키워드 행정/상표쟁의/성명권/신의성실

[판결 요지]

1. 성명권은 자연인이 그의 성명에 대해 갖는 인신권이다. 성명권은 상표법상의 선권리를 구성할 수 있다. 외국인 자연인의 외국어 성명의 중국어 번역명이 일정한 조건을 만족시키는 경우 법에 의거하여 특정 명칭으로서 성명권 관련 규정에 따라 보호받을 것을 주장할 수 있다.

2. 외국인 자연인이 성명권 보호를 주장하는 특정 명칭은 다음 세가지 조건을 만족시켜야 한다.

(1) 해당 특정 명칭이 중국 내에서 일정한 인지도를 갖고 있으며 관련 대중에게 잘 알려져 있어야 한다.

(2) 관련 대중이 해당 특정 명칭으로 해당 자연인을 대칭(代稱)하여야 한다.

(3) 해당 특정 명칭과 해당 자연인 사이에 안정적인 대응관계가 형성되어 있어야 한다.

3. 사용은 성명권자가 갖는 권리 내용 중 하나이지 성명권자가 성명권 보호를 주장하는 법정(法定) 전제조건이 아니다. 법적으로 성명권 보호를 받는 특정 명칭을 자연인이 주동적으로 사용하지 아니하였다 하더라도 성명권자가 상표법상의 선권리 관련 규정에 따라 권리를 주장하는데 영향을 미치지 아니한다.

4. 신의성실 원칙을 위반하여 악의적으로 상표등록을 신청함으로써 타인의 선권리를 침해한 ‘상표권자’가 해당 상표의 홍보•사용•수상•피보호(被保護) 등을 통해 ‘시장질서’ 또는 ‘상업적 성공’이 이뤄졌다는 것을 이유로 해당 등록상표의 합법성 및 유효성을 주장하는 경우 인민법원은 지지하지 아니한다.

[관계 법조문]

1. <중화인민공화국 상표법>(2013년 개정) 제32조 (이 사건에서는 <중화인민공화국상표법>(2001년 개정) 제31조 적용)

2. <중화인민공화국 민법통칙> 제4조, 제99조 제1항

3. <중화인민공화국 민법총칙> 제7조, 제110조

4. <중화인민공화국 침권책임법> 제2조 제2항

[사건 개요]

재심신청인인 마이클 제프리 조던(迈克尔•杰弗里•乔丹, 이하 ‘마이클 조던’으로 약칭)과 피신청인인 국가공상행정관리총국 상표평심위원회(이하 ‘상표평심위원회’로 약칭), 제1심 제3자인 치아오단(乔丹)스포츠주식유한공사(이하 ‘치아오단스포츠’으로 약칭)의 상표쟁의 행정분쟁 사건에서 다뤄진 상표는 치아오단스포츠의 제6020569호 상표 ‘乔丹’(즉 쟁의상표)로 지정상품군은 제28류의 스프츠 운동기구, 수영장(오락용), 롤러스케이트, 크리스마스트리 장식품(전구 장식품 및 사탕 제외)이다. 재심신청인은 그의 영문 성명의 중국어 역명인 ‘乔丹’이 포함되어 있는 해당 상표가 상표법(2001년 개정) 제31조의 ‘타인의 기존 선권리를 침해하여서는 아니된다’는 규정을 위반하였다고 주장하면서 상표평심위원회에 취소 신청을 제출하였다.

상표평심위원회는 쟁의상표인 ‘乔丹’이 ‘Michael Jordan’ 및 그 중국어 역명인 ‘迈克尔•乔丹’과 차이가 있고 ‘乔丹’이 영미권에서는 일반적인 성씨라는 점을 고려하여 해당 성씨와 마이클 조던 사이에 안정적인 대응관계가 존재하는 것으로 인정하기 어렵다고 보아 쟁의상표를 유지하는 재정(裁定)을 내렸고 재심신청인은 이에 불복하여 베이징(北京)시 제1중급인민법원에 행정소송을 제기하였다.

[재판 결과]

2015년 4월 1일, 베이징(北京)시 제1중급인민법원은 마이클 제프리 조던의 소송청구를 기각한다는 (2014)일중행(지)초자제9163호 행정판결을 내렸고 마이클 제프리 조던은 이에 불복하여 상소를 제기하였다. 2015년 8월 17일, 베이징(北京)시 고급인민법원은 마이클 제프리 조던의 상소를 기각하고 원심판결을 유지한다는 (2015)고행(지)종자제1915호 행정판결을 내렸고 마이클 제프리 조던은 이에 불복하여 최고인민법원에 재심을 신청하였다. 최고인민법원은 심리를 거친 후 2016년 12월 7일 다음과 같은 취지의 (2016)최고법행재27호 행정판결을 내렸다.

1. 베이징(北京)시 제1중급인민법원의 (2014)일중행(지)초자제9163호 행정판결을 파기한다.

2. 베이징(北京)시 고급인민법원의 (2015)고행(지)종자제1915호 행정판결을 파기한다.

3. 국가공상행정관리총국 상표평심위원회의 제6020569호 ‘乔丹’ 상표 쟁의에 관한 상평자[2014]제052058호 재정(裁定)을 취소한다.

4. 국가공상행정관리총국 상표평심위원회는 제6020569호 ‘乔丹’ 상표에 대해 다시 재정(裁定)한다.

[판결 이유]

최고인민법원은 쟁의상표 등록이 재심신청인이 ‘乔丹’에 대해 주장하는 성명권을 침해하였는지 여부와 상표법(2001년 개정) 제31조의 ‘상표등록 신청이 타인의 기존 선권리를 침해하여서는 아니된다’는 규정 위반 여부를 이 사건의 쟁점으로 판단하였다. 판결문에서는 다음과 같이 인정하였다.

1. 재심신청인의 성명권 보호 주장의 법적 근거
상표법 제31조는 ‘상표등록 신청이 타인의 기존 선권리를 침해하여서는 아니된다’고 규정하고 있다. 상표법상 특별규정이 있는 선권리는 상표법상의 특별규정에 따라 보호하여야 한다. 상표법상 특별규정은 없지만 민법통칙, 침권책임법 및 기타 법률의 규정에 근거하여 보호를 받으며 쟁의상표 등록신청일 전에 민사주체가 법에 의거하여 이미 획득한 민사권리 또는 민사권익은 해당 포괄적 규정에 근거하여 보호하여야 한다. 자연인은 법에 의거하여 성명권을 갖는다고 <중화인민공화국 민법통칙> 제99조 제1항, <중화인민공화국 침권책임법> 제2조 제2항은 규정하고 있다. 따라서 성명권은 상표법 제31조에 규정한 ‘선권리’에 해당한다. 쟁의상표 등록이 타인의 선재의 성명권을 침해한 경우 해당 쟁의상표의 등록이 상표법 제31조 규정을 위반한 것으로 인정하여야 한다.
성명은 특정 자연인을 대칭(代稱)•호칭•구분하는데 사용되며 성명권은 자연인이 그의 성명에 대해 갖는 중요한 인신권이다. 중국의 사회주의 시장경제의 지속적인 발전에 따라 일정한 인지도가 있는 자연인이 그의 성명을 상업화하여 계약 등 방식으로 특정 상품•서비스의 홍보대사 역할을 하고 경제적 이익을 취하는 현상이 갈수록 보편화 되어가고 있다. 상표법 제31조의 규정을 적용하여 타인의 선재의 성명권을 보호함에 있어 자연인의 인격존엄에 대한 보호뿐만 아니라 자연인의 성명 특히 유명인사의 성명에 내포된 경제적 이익을 보호하는 것도 필요하다. 허가 없이 타인이 선재의 성명권을 갖고 있는 성명이 상표로 등록됨으로써 관련 대중이 해당 상표를 표시한 상품 또는 서비스와 해당 자연인 사이에 홍보대사•허가 등 특정의 연관성이 있는 것으로 오인하기 쉬운 경우 해당 상표의 등록이 타인의 선재의 성명권을 침해하고 상표법 제31조의 규정을 위반한 것으로 인정하여야 한다.

2. 재심신청인이 주장하는 성명권 보호의 구체적인 내용
자연인이 상표법 제31조의 규정에 의거하여 특정 명칭에 대한 성명권 보호를 주장하고자 하는 경우 필요조건을 만족시켜야 한다.
첫 번째, 해당 특정 명칭이 일정한 인지도를 갖고 있고 관련 대중에게 잘 알려져 있으며 해당 자연인을 대칭(代稱)하는데 사용되는 명칭어야 한다. <최고인민법원의 부정당경쟁 민사사건 심리의 법률 운용 문제에 관한 해석> 제6조 제2항의 ‘타인의 성명을 무단 사용하여 타인의 상품으로 오인하도록 유도하는’ 부정당경쟁 행위의 인정에 관한 사법해석에 따를 때 해당 부정당경쟁 행위의 본질 또한 타인의 성명권 침해 행위이다. 해당 행위의 인정 기준인 ‘타인의 상품으로 오인하도록 유도’는 이 사건에서 쟁의상표의 등록이 관련 대중으로 하여금 홍보대사•허가 등 특정 연관성이 존재하는 것으로 오인하게 할 수 있는지를 인정하는 것과 밀접하게 관련되어 있다. 따라서 이 사건에서 상기 사법해석의 규정을 참조적으로 적용하여 자연인의 성명권에 대한 보호 조건을 확정할 수 있다.

두 번째, 해당 특정 명칭과 해당 자연인이 사이에 안정적인 대응관계가 형성되어 있어야 한다. 이 사건에서 선재의 성명권과 등록상표권 사이의 권리 충돌을 해결함에 있어 선재의 성명권에 대한 보호 기준을 합리적으로 확정하고 선재의 성명권자와 상표권자 사이의 이익 균형을 유지하는 것이 필요하다. 쟁의상표 표장에 일부 사람들에게만 알려져 있거나 임시로 사용한 자연인의 ‘성명’을 사용하였거나 포함되었다고 하여 쟁의상표의 등록이 해당 자연인의 성명권을 침해하였다고 인정하여서는 아니된다. 또한, 상표평심위원회가 주장하는 바와 같이 자연인이 주장하는 ‘성명’과 해당 자연인 사이의 ‘유일한’ 대응관계를 전제로 자연인이 주장하는 성명권 보호에 대하여 과도하게 엄격한 기준을 적용해서도 아니된다. 자연인이 주장하는 특정 명칭과 해당 자연인 사이에 이미 안정적인 대응관계가 형성되었을 경우 그 대응관계가 ‘유일한’ 정도에 도달하지 아니하였을지라도 법에 의거하여 성명권 보호를 받을 수 있다. 상기 내용을 종합하면, 상표법 제31조의 ‘타인의 기존 선권리를 침해하여서는 아니된다’는 규정을 적용함에 있어 자연인이 특정 명칭에 대한 성명권 보호 주장 시 해당 특정 명칭은 다음 세가지 조건을 만족시켜야 한다. (i) 해당 특정 명칭이 중국 내에서 일정한 인지도를 갖고 있으며 관련 대중에게 잘 알려져 있어야 한다. (ii) 관련 대중이 해당 특정 명칭으로 해당 자연인을 대칭(代稱)하여야 한다. (iii) 해당 특정 명칭과 해당 자연인 사이에 안정적인 대응관계가 형성되어 있어야 한다.

외국인이 그 외국어 성명 일부분의 중국어 역명에 대한 성명권 보호를 주장할 수 있는지 여부를 판단함에 있어 중국 관련 대중의 외국인 호칭 관습을 고려하여야 한다. 중국어 역명이 상기 세가지 조건을 만족시키는 경우 법에 의거하여 성명권 보호를 주장할 수 있다. 이 사건에서 ‘乔丹’이 중국 내에서 높은 인지도를 갖고 있고 관련 대중에게 잘 알려져 있으며 중국 내 관련 대중이 통상적으로 ‘乔丹’으로 재심신청인을 대칭(代稱)하고 있고 ‘乔丹’과 재심신청인 사이에 이미 안정적인 대응관계가 형성되었음을 충분히 증명해 주는 관련 증거들이 있음에 따라 재심신청인이 ‘乔丹’에 대한 성명권을 갖고 있다고 판단하였다.

3. 재심신청인 및 그의 수권을 받은 NIKE사가 주동적으로 ‘乔丹’을 사용하였는지 여부, 그의 주동적인 사용 여부가 재심신청인이 이 사건에서 주장하는 성명권에 미치는 영향
첫 번째, <중화인민공화국 민법통칙> 제99조 제1항의 규정에 따를 때 ‘사용’은 성명권자가 갖는 권리 내용 중 하나로 그가 부담하는 의무가 아니며 성명권자가 ‘타인의 간섭•도용•모용을 금지’하고 그 성명권에 대한 보호를 주장함에 있어서의 법정(法定) 전제조건은 더욱 아니다.

두 번째, 상표법 제31조의 규정을 적용하여 타인의 선재의 성명권을 보호함에 있어 쟁의상표 등록이 해당 자연인의 성명권을 침해하였는지를 판단하는 중요한 요인은 관련 대중이 쟁의상표가 표시된 상품•서비스와 해당 자연인 사이에 홍보대사•허가 등 특정의 연관성이 있는 것으로 오인할 소지가 큰지 여부이다. 따라서, 위에 명시한 성명권 보호의 세가지 조건을 만족시키는 상황에서 자연인은 상표법 제31조의 규정에 근거하여 그가 주동적으로 사용하지 아니한 특정 명칭에 대해 성명권 보호를 받을 권리가 있다.

세 번째, 중국에서 일정한 인지도를 갖고 있는 외국인으로서 본인 또는 이해관계자가 중국 내에서 그 성명을 주동적으로 사용하지 아니하였거나 호칭의 편리성, 언어 관습, 문화 차이 등 원인으로 인해 중국 내 관련 대중과 언론매체가 잘 알고 있고 사용하는 ‘성명’이 그가 주동적으로 사용하는 성명과 완전히 일치하지 아니할 수 있다. 예를 들어, 이 사건에서 중국 내 관련 대중과 언론매체는 통상적으로 ‘乔丹’으로 재심신청인을 대칭(代稱)하고 있고 재심신청인과 NIKE사는 주로 ‘邁克爾•乔丹’을 사용하고 있다.

단, ‘邁克爾•乔丹’과 ‘乔丹’ 모두 관련 대중들 사이에서 상당한 인지도를 갖고 있고 관련 대중이 재심신청인을 대칭(代稱)하는데 보편적으로 사용되고 있으며 재심신청인도 이를 반대하거나 이에 대해 이의를 제기하지 아니하였다. 따라서, 재심신청인과 NIKE사가 ‘乔丹’을 주동적으로 사용하지 아니하였기에 재심신청이 ‘乔丹’에 대한 성명권을 갖고 있지 않다는 상표평심위원회•치아오단스포츠의 주장을 지지하지 아니한다.

4. 치아오단스포츠의 쟁의상표 등록 행위에 현저한 주관적 악의 존재 여부
이 사건에서 쟁의상표 등록이 재심신청인의 성명권을 침해하였는지 여부를 인정함에 있어 쟁의상표 등록신청 시 치아오단스포츠의 주관적 악의 유무가 중요한 고려요소이다. 이 사건의 증거들이 충분히 증명하고 있듯이, 재심신청인과 그의 성명 ‘乔丹’이 상당한 인지도를 갖고 있는 상황에서 치아오단스포츠는 재심신청인과의 협의•협상을 통한 허가 또는 수권 절차 없이 쟁의상표를 포함한 재심신청인과 밀접하게 관련된 대량의 상표를 무단 등록함으로써 관련 대중들이 쟁의상표 표시 상품과 재심신청인 사이에 특정의 연관성이 있는 것으로 오인하는 손해결과의 발생을 방임하였고 이로써 재심신청인이 대가 없이 그의 ‘홍보대사’ 역할을 하는 효과를 보았다. 치아오단스포츠의 이러한 행위가 <중화인민공화국 민법통칙> 제4조에 규정된 신의성실 원칙에 위배됨에 따라 그의 쟁의상표 등록 행위에 현저한 주관적 악의가 존재한다고 인정하는 것이 마땅하다.

5. 치아오단스포츠의 경영상황과 그의 기업명칭 및 관련 상표 홍보•사용•수상•피보호(被保護) 등 상황이 이 사건에 미치는 영향
치아오단스포츠의 경영영상황과 그의 기업명칭 및 관련 상표 홍보•사용•수상•피보호(被保護) 등 상황 모두 쟁의상표 등록의 합법성을 뒷받침해주기에 부족하다.

첫 번째, 권리의 성격과 선재의 성명권 침해 행위의 구성요건을 볼 때 성명은 특정 자연인을 대칭(代稱)•호칭•구분하는데 사용되며 성명권은 자연인이 그의 성명에 대해 갖는 인신권이다. 상표의 주요 기능은 상품•서비스의 출처를 구분하는 것이고 상표권은 재산권에 속하며 성명권과는 다른 성격의 권리이다. 쟁의상표의 등록이 타인의 선재의 권리를 침해하였는지 여부를 인정함에 있어 핵심은 관련 대중이 쟁의상표가 표시된 상품•서비스와 성명권자 사이에 홍보대사•허가 등 특정의 연관성이 존재한다고 오인할 소지가 큰지 여부이며 그 구성요건은 상표권 침해의 인정요건과 다르다. 치아오단스포츠의 수년간의 경영•홍보•사용을 통해 치아오단스포츠와 그의 ‘乔丹’ 상표가 특정 상품 분야에서 상당한 인지도를 갖게 되었고 관련 대중이 ‘乔丹’ 상표 표시 상품의 출처를 치아오단스포츠로 인식할 수 있게 되었지만, 이에 근거하여 관련 대중이 ‘乔丹’ 상표 표시 상품과 재심신청인 사이에 홍보대사•허가 등 특정의 연관성이 존재하는 것으로 오인할 소지가 작다고 인정하기에는 부족하다.

두 번째, 악의적으로 쟁의상표를 등록함으로써 재심신청인의 선재의 성명권을 침해한 치아오단스포츠의 행위는 신의성실 원칙에 현저히 위배된다. 상표평심위원회•치아오단스포츠가 주장하는 시장질서 또는 상업적 성공은 순전히 치아오단스포츠의 성실경영을 통해 이뤄낸 합법적인 성과가 아니며 일정 부분은 관련 대중의 오인을 토대로 이뤄졌다. 이러한 시장질서 또는 상업적 성공을 유지시키는 것은 성명권자의 합법적 권익 보호에 불리할뿐만 아니라 소비자 권익 보호에도 불리하며 더구나 상표 등록•사용 환경 개선에 불리하다.

(확정판결을 내린 재판부 구성원 : 타오카이위안(陶凱元), 왕촹(王闖), 샤쥔리(夏君麗), 왕옌팡(王艶芳), 두웨이커(杜微科))

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